Компенсация в размере двойной стоимости контрафактных товаров не может быть снижена по инициативе суда – судебная практика по защите товарных знаков.

После вынесения резонансного постановления ВАС РФ о возможности снижения судом компенсации по двойной стоимости и дальнейшей практики по его применению, вопрос о правомочиях суда в отношении пп.2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не утихает. Мнения делятся на два лагеря. Те, кто, как правило, защищают нарушителей, считают, что суд может снижать двойную компенсацию. Те, кто выступает на стороне правообладателей, инициирующих споры, полагают, что снижение двойной стоимости контрафакта по усмотрению суда невозможно.

С этого и начнем, разберемся, о чем же все-таки говорит закон в отношении имущественных требований в рамках защиты товарных знаков от незаконного использования.

Пп.1 п. 4 ст. 1515 ГК предполагает взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака в размере от 10 тыс. до 5 млн. Избирая данный путь защиты, правообладатель доказывает факт нарушения исключительных прав. Обосновывать размер заявленных требований можно по разным критериям: негативные последствия, высокая степень смешения товаров или услуг при одинаковом виде оригинальной и контрафактной продукции (например, вода минеральная), известность и популярность защищаемого бренда, наличие четкого круга постоянных потребителей, и тд. Все зависит от  характера нарушения, товарного знака и представления правообладателя о размере компенсации за незаконное использование сходного обозначения. Заявляя компенсацию в плавающем размере, правообладатель всегда несет риск снижения заявленных требований. Сама норма закона указывает, что компенсация по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК взыскивается в размере «определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения». Руководствуясь рекомендациями высших судов, оценивая характер нарушения, суд выносит решение, где сумма компенсации может быть уменьшена по его инициативе.

Компенсация за незаконное использование товарного знака в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак предполагает иной путь. Обращаясь с требованием о взыскании двойной стоимости контрафакта необходимо доказать объем нарушения. Исчислять двойную стоимость возможно при наличии достоверных данных о количестве и стоимости контрафактных товаров, а не просто о факте правонарушения. Получить сведения об объемах возможно путем истребования через суд необходимых доказательств в уполномоченных органах (например, таможне), получить из материалов административного или уголовного дела, от контрагентов или иным доступным способом. Соответственно, если известно количество и стоимость контрафакта, имеются необходимые доказательства, правообладатель вправе требовать двойной размер стоимости контрафактных товаров. Главным условием обращения по данной норме является объем нарушения, доказанность покупки, продажи, ввоза, реализации товаров в определенном количестве и стоимости. Поэтому двойная компенсация стоимости уже является соразмерной нарушению, что и установлено законодателем в пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, где не предусмотрено условий о том, что суд вправе снижать размер расчетной компенсации  по своему усмотрению. Это логично и справедливо.

Таким образом, законодателем предусмотрены два разных способа взыскания компенсации при защите товарного знака, с разным объемом доказательств, и с разными полномочиями суда в отношении ее снижения. Если при определении размера компенсации по пп. 1 и пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ применяются одинаковая возможность уменьшении компенсации по усмотрению суда, то наличие специальной расчетной компенсации в размере двойной стоимости контрафактного товара становится бессмысленным. Какой смысл в доказывании истцом точного объема контрафактной продукции, в установлении ее стоимости, если суд в любом случае может установить размер компенсации по собственному усмотрению?

Судебная практика шла разными путями: и необоснованного снижения компенсации, и полного удовлетворения заявленного истцами размера требований. Вопросов становилось все больше, разъяснений и единообразия в практике все меньше. Ситуацию прояснил Верховный суд, вынеся 18 апреля 2017г. постановление по делу №А40-131931/2014.

С требованием признать неверным толкование судами положений пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ была принята к рассмотрению жалоба ООО «Шато-Арно» по делу № А40-131931/2014.  Истец обратился в суд за защитой прав на товарный знак, доказал объем нарушения, который составил 120 400 бутылок, стоимостью 5 220 300 рублей, с длительностью нарушения с 2012-2014 г., двойная стоимость контрафактных товаров составила 10 440 600 руб. Суд при этом посчитал соразмерной компенсацию в размере 100 000 рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали решение Арбитражного суда г. Москвы.

Обращаясь с жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ООО «ШАТО-АРНО» указало на то, что при обращении с настоящим иском им был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, который является фиксированным и снижение компенсации судами недопустимо. В целом, если применять позицию о возможности снижения судом двойной компенсации, наличие пп.2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ теряет свой смысл. Доводы жалобы признаны обоснованными и подлежащими рассмотрению в судебном заседании.

Верховный суд, разбираясь в деле, и в целом в складывающейся практике необоснованного снижения компенсаций, указал следующее.

Правовая позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в п. 2 постановления от 13.12.2016 г. № 28-П об определении общего размера компенсации ниже минимального предела с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам, отметила Судебная коллегия.

Также Верховный суд отметил, что учитывая системную связь пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Полагаем, что выводы суда логичны и справедливы. Иными словами, по своей инициативе суд не вправе снижать размер компенсации, рассчитанной на основании двойной стоимости контрафактных товаров без наличия соответствующих доказательств, представленных стороной, возражающей против удовлетворения требований истца. Важно, что такие доказательства должны быть реальными, весомыми и могли бы лечь в основу судебного решения. Под минимальным пределом, установленным законом – пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, понимается именно двойной размер стоимости контрафактных товаров.  

Судебная коллегия установила, что ООО «Шато-Арно» при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров возможно только при наличии мотивированного заявления ЗАО «Фирма ВАСТОМ», подтвержденного соответствующими доказательствами.

Однако суды при разрешении спора по делу А40-131931/2014 не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, не установили какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом, не дали данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

Постановление Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ дает ответы на все вопросы жалобы ООО «Шато-Арно», и в целом на ситуацию относительно законности снижения двойной компенсации.

Подводя итог, можно сделать ряд выводов:

- положения постановления от 13.12.2016 г. № 28-П могут применяться, в том числе, к  юридическим лицам,

- подход о снижении размера компенсации должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и к двукратному размеру стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак,

- суд не вправе снижать размер компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ по собственной инициативе,

- сторона, заявившая о снижении размера компенсации ниже минимума, обязана доказать необходимость применения такой меры.

Полагаем, что разрешение вопроса о применении пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ должно установить единообразие в последующей судебной практике.

Ведением дела № А40-131931/2014 и представлением интересов ООО «Шато-Арно» занимаются юристы Linkmark, которые добились отмены судебных актов и направления дела на новое рассмотрение. Обратим внимание, что жалоба, составленная специалистами Linkmark по подобным основаниям, впервые была принята к рассмотрению в Судебную коллегию Верховного суда. О новом рассмотрении, складывающейся практике и чем все это закончится, мы напишем в новом обзоре.