Использование товарного знака имеет различные формы. Зарегистрированное обозначение может быть нанесено на этикетку или упаковку продукции, указано на самом товаре и даже быть частью его формы (метод тиснения или эмбоссирования), украшать вывески и витрины магазинов, интернет-сайты или использоваться в рекламных материалах.

При этом обозначение должно применяться в том виде, в котором оно зарегистрировано. П. 2 ст. 1486 ГК РФ допускает использование товарного знака с изменением отдельных элементов, только если это не изменяет существа знака. Это положение основано на ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которой применение владельцем товарного знака в такой форме, которая отличается от зарегистрированной лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не ограничивает предоставленную ему охрану.

В данном контексте довольно любопытным является вопрос фактического использования зарегистрированных обозначений. Хотя законодательство допускает использование товарных знаков с незначительными изменениями, правообладатели должны осознавать степень и характер допустимых изменений. Владельцам знаков не запрещено использовать их в сочетании с дополнительными элементами, размещать в различных местах упаковки, применять разнообразные художественные приемы. Однако на практике может оказаться, что фактическое использование (порой даже изменение композиционного расположения элементов обозначения) способно нарушить исключительные права третьих лиц.

Рассмотрим четыре судебных спора, в которых использование товарного знака, отличающегося от зарегистрированного, повлияло на принятое решение.

 

1. Ненадлежащее использование, которое привело к нарушению исключительных прав на чужой знак (дело № А40-27210/2012).

Несмотря на то, что это дело дошло до Высшего арбитражного суда РФ, полагаем, что оно осталось без должного внимания со стороны практикующих юристов.

Для маркировки алкогольной продукции обе стороны спора использовали зарегистрированные товарные знаки:

  • истец – словесный TESORO/ТЕСОРО № 249951 и комбинированный № 322207;
  • ответчик – словесный MARQUES DEL REAL TESORO № 380008. 

Именно существенное изменение обозначения, которое использовал ответчик, привело к нарушению прав истца. 

Товарный знак № 380008, использовавшийся ответчиком, зарегистрирован заглавными буквами латинского алфавита в одну строку – MARQUES DEL REAL TESORO. В то же время на этикетке спорной алкогольной продукции он использовался с визуальным изменением так, что доминирующее положение занимала лишь часть REAL TESORO:

 

Как видно, остальные словесные элементы (Marques del) были выполнены значительно меньшим размером, другим цветом и шрифтом, на отдельной строке, что делало их практически незаметными для потребителей.

Истец не оспаривал правовую охрану товарного знака № 380008, ведь в том виде, в котором он зарегистрирован – MARQUES DEL REAL TESORO – смысловое значение было расширено и существенно отличалось от знаков TESORO. Слово Tesoro в переводе с испанского языка означает «сокровище». Фраза Marques del real tesoro переводится как «Маркиз королевских сокровищ». Предоставление правовой охраны обозначению MARQUES DEL REAL TESORO, не противоречило положениям ст. 1483 ГК РФ и не нарушило права истца.

Но при этом истец настаивал, что ответчик фактически использует обозначение REAL TESORO (королевское сокровище), потому что именно оно занимает доминирующее положение и индивидуализирует импортируемую алкогольную продукцию. Применение словосочетания REAL TESORO в качестве доминирующего элемента не соответствует требованиям законодательства, поскольку оно является сходным до степени смешения с товарными знаками TESORO по всем критериям сходства (фонетическому, графическому и семантическому).

Тем самым истец настаивал на том, что товарный знак ответчика использовался в значительно измененном виде, который повлиял на его восприятие, сущность и отличительный характер, что в итоге привело к нарушению исключительных прав истца.

Позиция ответчика строилась на том, что он использует зарегистрированное обозначение (в частности, каждый элемент товарного знака № 380008) без какого-либо существенного изменения. Кроме того, ответчик полагал, что третье лицо не имеет права запрещать правообладателю использовать зарегистрированный им знак.

Суд первой инстанции установил, что ответчик действительно использует для индивидуализации продукции словосочетание REAL TESORO, которое занимает доминирующее положение на этикетке и создает общее зрительное впечатление с более ранними знаками истца, так как является сходным с ними до степени смешения. Действия нарушителя также были признаны недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом на основании ст. 10 ГК РФ. Апелляционная и кассационная инстанция поддержали выводы Арбитражного суда г. Москвы.

Ответчик (импортер продукции) и третье лицо по делу (иностранный производитель) обжаловали судебные акты в порядке надзора в Высшем арбитражном суде РФ. Заявители настаивали, что на этикетке алкогольной продукции размещен товарный знак MARQUES DEL REAL TESORO, а не сходное со знаками истца обозначение, в связи с чем, ответчик на законных основаниях использовал знак № 380008, а суды неправильно применили положения п. 3 ст. 1484 ГК РФ.

Истец в отзыве на надзорную жалобу отмечал, что «если следовать позиции заявителя, в области использования товарных знаков сложится такая негативная практика, при которой можно будет регистрировать в одну строку обозначения, состоящие из нескольких словесных элементов (в том числе, возможно, включающие в себя чужие знаки), а впоследствии фактически использовать лишь некоторые слова, более привлекательные для потребителя или совпадающие с чужими знаками».

Высший арбитражный суд РФ установил, что видоизмененное использование товарного знака MARQUES DEL REAL TESORO ведет к недобросовестной конкуренции со стороны производителя и импортера и нарушает исключительные права истца.

Важность постановления ВАС РФ по данному делу неоспорима. Фактически суд указал, что использование товарного знака в такой манере, что доминирующим становится лишь определенный элемент знака, меняет его сущность и не является надлежащим использованием (в том числе может влечь нарушение исключительных прав третьих лиц), хотя формально на продукции присутствуют все словесные элементы зарегистрированного обозначения.

«Выделение» только привлекательных для потребителя слов, которые уже известны, имеют репутацию и узнаваемость, или зарегистрированы за другими лицами, однозначно приводит к нарушению прав и к введению потребителей в заблуждение. По требованию истца не только был установлен факт нарушения его прав ответчиком, но и взыскана компенсация за незаконное использование его интеллектуальной собственности.

 

2. Фактическое использование товарных знаков в делах о досрочном прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием.

2.1.Использование товарных знаков совместно с другими товарными знаками

В кассационной жалобе по делу СИП-502/2016 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ШОКОЛАЙН № 338466 в связи с его неиспользованием в отношении ряда товаров 30 класса МКТУ доводы истца сводились, в том числе, к использованию этого знака в измененном виде.

Истец не оспаривал факт производства кондитерской продукции, маркированной, в том числе, обозначением ШОКОЛАЙН, а также факт использования этого словесного элемента в товарораспорядительной документации. Однако истец полагал, что доминирующее значение на упаковке товара имеет обозначение Chokoline, а совместное применение Chokoline и ШОКОЛАЙН фактически свидетельствует только об использовании товарного знака Chokoline, т.к. словесный элемент в кириллице представляет собой лишь транслитерацию обозначения в латинице и не должен учитываться при исследовании вопроса об использовании товарного знака ШОКОЛАЙН.

Кроме того истец полагал, что использование двойного обозначения Chokoline (ШОКОЛАЙН) привело к фонетическому изменению восприятия спорного товарного знака ШОКОЛАЙН, а его нанесение на товары таким способом значительно изменяет само существо знака, что противоречит смыслу положений п. 2 ст. 1486 ГК РФ и не является надлежащим использованием.

Судебная коллегия Президиума СИП указанные доводы не поддержала и указала, что под изменением существа товарного знака понимается внесение в зарегистрированное обозначение таких изменений, которые могут привести к изменению восприятия знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение) элементов.

При маркировке продукции и в представленных суду документах, само по себе слово ШОКОЛАЙН использовалось без каких-либо изменений. На упаковке продукции и в документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, присутствовали и иные индивидуализирующие элементы, в том числе Chokoline. Суд кассационной инстанции не согласился с доводом о том, что использование другого средства индивидуализации товарного знака рядом со спорным знаком изменяет существо последнего.

Коллегия указала, что нормы статей 1484, 1486 ГК РФ не содержат каких-либо требований относительно размера шрифта зарегистрированного обозначения, места его размещения на упаковке, его доминирующего положения относительно иных присутствующих на упаковке обозначений или товарных знаков, в связи с чем, указанные обстоятельства не имеют правового значения для разрешения вопроса об установлении факта использования спорного знака в делах о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием.

 

2.2. Использование товарных знаков в форме, отличающейся от зарегистрированной

В то же время, рассматривая дела о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, Суд по интеллектуальным правам вполне может признавать надлежащим применение видоизмененного спорного обозначения. К примеру, так было в деле СИП-873/2014.

Истец подал заявление о прекращении правовой охраны товарного знака АРАГАЦ № 285829 в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки). В доказательство использования производитель представил суду сведения о производстве и введении  в оборот армянского коньяка под наименованием «Легенды горы АРАГАЦ». Истец настаивал на том, что фактически ответчиком используется не спорный товарный знак, а иное обозначение, существенно отличающееся от зарегистрированного.

Суд по интеллектуальным павам установил, что использование спорного товарного знака в том виде, в котором он применяется на этикетках и контрэтикетках алкогольной продукции, является надлежащим, не изменяющим первоначальную сущность знака. На этикетках коньяка элемент АРАГАЦ использовался с дополнительным словосочетанием Легенды горы, которое было расположено отдельно от товарного знака, выполнено курсивом в стандартном шрифте, при этом размер данного словосочетания был значительно меньшим, по сравнению со спорным товарным знаком, что позволило сделать вывод о доминировании словесного элемента АРАГАЦ. Словосочетание Легенды горы не изменяет заложенного при регистрации правообладателем смысла товарного знака и его различительная способность не утрачена, так как Арагац – это название горы, находящейся на территории Армении, с которой связано множество мифов и легенд.

Правовая охрана знака АРАГАЦ № 285829 была сохранена, несмотря на то, что на этикетках и в товарораспорядительной документации коньяк именовался «Легенды горы АРАГАЦ».

 

3. Использование товарного знака совместно с незарегистрированным обозначением, индивидуализирующим товар (дело № А32-33266/2014)

Владелец серии товарных знаков ТАЛИСМАН обратился с иском о защите исключительных прав к производителю вин Талисман любви.

По мнению истца, на указанной алкогольной продукции обозначение Талисман любви являлось индивидуализирующим вино и сходным до степени смешения с серией принадлежащих ему знаков ТАЛИСМАН. На этикетке контрафактного вина также присутствовал товарный знак производителя –  № 359098.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, сделав вывод, что угроза смешения продукции ответчика (Талисман любви) с товарным знаком истца (ТАЛИСМАН) не установлена. Суд провел анализ этикетки вина в целом и отдельно указал на использование производителем зарегистрированного обозначения Геленджик. В результате такого анализа суд установил отсутствие сходства товарных знаков истца со всей этикеткой вина Геленджик Талисман Любви.

Принадлежащий ответчику и истцу товарные знаки объективно не имеют сходства, однако данный факт не имел отношения к рассмотренному спору. Истец полагал, что сравнению подлежала серия его зарегистрированных знаков ТАЛИСМАН и обозначение Талисман Любви, поскольку именно последнее выполняло функцию по индивидуализации спорной алкогольной продукции.

Выводы суда первой инстанции были поддержаны апелляционным судом в полном объеме. Однако Суд по интеллектуальным правам отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, указав, что судами не исследовано какое именно обозначение индивидуализирует спорную продукцию. При этом если бы товарный знак Геленджик аннулировался по неиспользованию, то тот факт, что он не является наименованием товара, не имел бы правового значения, поскольку знак использовался правообладателем в надлежащем, неизмененном виде.

При повторном рассмотрении дела арбитражным судом Краснодарского края были учтены замечания Суда по интеллектуальным правам. Суд установил, что именно обозначение Талисман любви является наименованием продукции, подлежит сравнению с товарными знаками истца и является сходным с ними до степени смешения. Доводы ответчика о том, что на этикетке использовалось обозначение с самостоятельной  смысловой конструкцией «Геленджик – талисман любви», частью которого является зарегистрированный товарный знак № 359098, были отклонены судом, как необоснованные.

 

Как видно из примеров, по разным категориям дел суды применяют различные подходы относительно оценки фактического использования товарных знаков и допустимости их изменения. При этом в любом случае внимание всегда акцентируется на том, что товарный знак должен использоваться в том виде, в котором он зарегистрирован, без существенных изменений, без потери, расширения или ограничения его различительной способности и смысла.

Ознакомиться с полными текстами судебных решений по указанным делам можно в картотеке арбитражных дел.

 

Наши юристы участвовали в упомянутых делах и будут рады помочь в решении вопросов, связанных с защитой товарных знаков и их надлежащим использованием.